예고 없이 특허권자로부터 특허침해에 대한 경고장이나 특허소송 접수 사실이 도착하면, 기업은 마른하늘에 날벼락이 친 것처럼 당황스럽다. 더군다나, 미국에서의 특허분쟁은 국내에서 진행하는 분쟁의 대응에 비할 수 없을 정도로 큰 비용을 지출해야 하는 만큼 기업 입장에서는 굉장한 사업적 리스크다. 그러나 평소 특허분야의 전문가와 함께 미리 사내 제품, 기술의 특허분쟁 이슈를 꼼꼼히 점검하고, 그에 따른 절차와 사전 대응 방법을 마련해 놓은 경우에는 특허분쟁 이슈를 효과적으로 해결 할 수 있다.
『미국 특허분쟁 대응 레시피』는저자가 국내 유수의 기업에서 20년 이상 기업 특허담당자로 재직하며 얻은 경험과 미국 변호사로서 보유한 법률적 지식을 융합하여 기업의 특허담당자가 실무 지식으로 활용 가능한 미국 특허분쟁 대응 방법을 사례와 사내 양식 등을 예로 들어 알려준다. 특히, 사내 특허활동이 어떠한 법률 규정에 의하여 수행되어야 하고, 그러한 수행 과정 및 결과가 어떠한 법률 효과를 야기하는지 설명한다. 단순히 법률 조항을 기술하는데 그치지 않고, 연방법원 판례에 수록된 판결 사유를 들어 내용을 풀어내기에 훨씬 쉽게 이해할 수 있다.
출판사 리뷰
특허 분쟁으로 발생하는 금전적 손해
제품 개발 시점부터 예방으로 충분히 막을 수 있다!
기업이 하나의 제품을 출시하기 위하여 연구개발하고, 여러 가지 방법으로 영업과 마케팅을 전개한 후, 고객사와 물품공급 계약을 체결하면 비로소 제품에 의한 매출이 발생하게 되는데 이 과정에서 다양한 특허문제에 직면하게 된다. 안타깝게도 특허분쟁이 발생했을 때는 제품의 제조와 판매를 중단하거나, 특허권자가 요구하는 특허 로열티 또는 특허침해에 따른 손해배상액을 지불하는 것 외에는 뾰족한 수가 없는 경우가 많다. 게다가 특허문제는 제품이 포함하는 기술적 측면과 함께 특허법, 계약법 등 법률적 고려를 복합적으로 해야 하기 때문에, 전문가를 선임하여 고액의 비용을 들여야 하는 만큼 기업으로서는 큰 부담이 아닐 수 없다.
『미국 특허분쟁 대응 레시피』는 이런 고민에 대한 길을 제시한다. 여러 기술 분야의 기업에서 특허담당자로 재직하면서 기업 특허전략 및 특허관리체계 수립, 특허 portfolio 설계, 특허검증 및 R&D 연계 특허 획득 등 기업의 다양한 특허활동을 경험한 저자의 지식과 노하우를 담았다. 저자가 기업 특허담당자로 일하던 시절 얻은 경험과 미국 변호사로서 축적한 법률 지식을 융합하여, 기업의 제품 개발에서부터 영업, 마케팅과 판매에 이르기까지 각 단계에서 발생할 수 있는 미국 특허 이슈를 어떻게 대처할 수 있는지 그 가이드라인을 제공한다.
사례를 통해 배우는
단계별 특허분쟁 행동 요령
단계별 행동 요령, 그러한 행위가 필요한 법률적 사유, 그리고 그에 따른 사후적 법률효과에 대하여 미국 연방법원의 판례를 사례로 들어 설명한다. 미국은 성문화된 연방 특허법(35 U.S.C.)이 있으나, 그에 대한 해석과 적용을 이해하는 데에는 연방법원의 판결문을 보는 것이 필요하기 때문이다. 특허 판결문에는 특허권자가 인용한 특허와 그 기술적 구성, 특허의 침해, 무효 등의 실체적인 사유, 각종 결정을 위한 기준(standard of review, burden of proof 등)과 특허소송을 진행하는 주체 간의 의무와 역할, 연방 민사소송규칙(Federal Rule of Civil Procedure)에 따라 진행되는 절차와 결정 등 핵심적이고 복합적인 내용을 수록했다.
이 책은 기업이 제품을 개발하고 매출을 발생시키기 위하여 수행하는 순서대로 각 활동에 필요한 특허 활동을 알려준다. 기업 특허담당자 입장에서는 특허권자(경쟁사)로부터 특허 경고장을 받거나, 특허소송에 피소되는 경우가 있다. 반대로 자신의 특허를 활용하여 권리행사를 수행하는 일도 있다. 하지만 특허분쟁이 발생하면 공격적으로 나의 권리를 주장하는 것에 비해 방어적으로 대응하는 활동이 그 대응 방법, 대응을 위한 의사결정, 비용의 집행 등에서 시급하기에 방어편, 공격편 순서로 내용을 구성했다. 특허분쟁 해결에 든든한 길잡이가 되어줄 것이다.
목차
Chapter 01 방어편
Ⅰ. R&D, 마케팅 단계의 특허검토
1. 특허검증
2. 전시회 참가 시 특허 이슈 사항
3. 제품 홍보 시 유의사항
Ⅱ. 제품 판매 단계의 특허검토
1. 물품공급 계약 체결 시 유의사항
2. 경고장 수령에 따른 대응
Ⅲ. 특허침해소송의 접수와 대응
1. 미국 특허소송 개요
2. 소송대리인의 선정
3. Complaint
4. Answer
5. Discovery와 Markman Hearing
6. Summary Judgment
7. Trial Stage
8. Appeal
9. Inter Partes Review
Chapter 02 공격편
Ⅰ. 권리행사 준비
1. 미국 특허제도를 이용한 권리행사용 Patent Portfolio 구축
2. Patent Subject Matter Eligibility
3. 특허 Strength 점검 및 권리행사 진행여부 결정
Ⅱ. 권리행사
1. Evidence of Use
2. 경고장 발송
3. ITC Section 337 Investigation
4. 특허침해소송 승소에 따른 금전적 이득
5. 특허소송 제기
부록
참고문헌
인용판례
저자
저자 김정훈
콕스특허법률사무소 소속 미국 변호사(Washington DC)다.
1971년 경기도 여주 출생으로, 1997년 건국대학교 화학과 졸업 후 한국특허정보원에 입사하면서 특허업무를 시작하였다. 한국특허정보원 재직 시절, 경희대학교 지적재산권법무학 석사 과정을 마치고 2005년 미국 Franklin Pierce Law Center의 Master of Intellectual Property 과정에 입학하였다. MIP 졸업 후에는 Virginia 주의 Kramer & Amado PC에서 internship을 했으며, 이후 귀국하여 대기업 및 중소기업 특허담당자로 재직하였다. 대기업 재직 시절인 44세에 미국 변호사 자격 도전을 시작하여 50세의 늦은 나이에 겨우 합격하였다. 기업 특허담당자로 재직하던 시절, 유능한 전문가가 미국 특허법을 상세히 알려주면 좋겠다고 생각했었다. 관심 주제 중 claim construction, Doctrine of Equivalents, nonobviousness 등에 대하여 “판례에서 찾는 미국 특허법” 시리즈로 기업 특허담당자와 연구원 대상 세미나를 갖고 있다. 미국 특허판례 study 블로그 Patent Brilliant(US patent case law)를 운영하면서, 미국 특허에 대한 지식을 습득 중이다.
